La contraffazione dei marchi è una delle tematiche più rilevanti nell’ambito della proprietà industriale, con impatti significativi sia a livello economico che legale. Questo fenomeno, che mina i diritti esclusivi sui segni distintivi, è spesso oggetto di analisi da parte della giurisprudenza nazionale ed europea.
Di questo tema discuteremo in dettaglio nel webinar gratuito organizzato da Lexenia, in collaborazione con Mister Lex, intitolato:
“Contraffazione di marchio: breviario sulla valutazione della violazione dei diritti di esclusiva sui segni distintivi”, che si terrà lunedì 2 dicembre dalle 17.15 alle 18.30. Interverranno gli avvocati Daniele Caponetto e Niccolò Ferretti.
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Di seguito presentiamo una selezione di rilevanti pronunce giurisprudenziali, suddivise per tematica, che delineano i criteri fondamentali utilizzati per valutare le violazioni dei diritti sui marchi.
Uso di un segno identico per prodotti/servizi identici
- Corte di Giustizia, 20/03/2003 (causa C-291/00) - LTJ / Sadas
Un segno è identico al marchio quando riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio.
Confondibilità in concreto e in astratto
Corte di Giustizia, 22/06/2000 (causa C-425/98) - Adidas/Marca Mode
Il rischio di confusione deve essere oggetto di valutazione globale, considerando tutti i fattori pertinenti del caso. La valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione. Un rischio di confusione può essere accertato anche con un minor grado di somiglianza tra i prodotti o servizi, qualora la somiglianza dei marchi sia elevata e il marchio anteriore sia distintivo o notorio.Corte di Giustizia, 12/06/2008 (causa C-533/06) - O2
Per valutare se il titolare del marchio registrato possa opporsi a un uso specifico, occorre limitarsi alle circostanze che contraddistinguono tale uso, senza considerare se lo stesso segno potrebbe generare confusione in altri contesti.
Rischio di confusione e associazione
Corte di Giustizia, 11/11/1997 (causa C-251/95) - Puma / Sabel
La mera associazione tra due marchi, derivante dalla concordanza del loro contenuto semantico, non è sufficiente per ritenere sussistente un rischio di confusione ai sensi della normativa vigente.Corte di Giustizia, 12/06/2007 (causa C-334/05 P) - Shaker
La valutazione della somiglianza tra marchi complessi deve essere effettuata considerando il marchio nel suo complesso. Tuttavia, in determinati casi, l’impressione complessiva può essere dominata da una o più componenti del marchio, che assumono carattere predominante.
Marchi “deboli” e “forti”
- Tribunale di Roma, 17/03/2021
Si definiscono “deboli” quei marchi che, pur validi, sono descrittivi delle qualità o funzioni del prodotto o servizio contraddistinto. Per contro, i marchi “forti” sono privi di legami significativi con i prodotti/servizi contraddistinti e hanno una maggiore capacità distintiva, spesso acquisita tramite un uso prolungato e intensivo.
Giudizio di affinità tra prodotti e servizi
- Cassazione Civile, sez. I, 06/12/2019, n. 31938
Sono considerati affini quei prodotti o servizi che, per la loro natura o destinazione alla medesima clientela, risultano fungibili e in concorrenza, rendendo la confusione tra i segni particolarmente lesiva per la clientela e il mercato.
Marchio che gode di rinomanza
Corte di Giustizia, 14/09/1999 (causa C-375/97) - General Motors
Un marchio notorio può beneficiare di una tutela ampliata se è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato. Il giudice deve considerare fattori come la quota di mercato, l’ambito geografico, la durata d’uso e gli investimenti promozionali.Corte di Giustizia, 27/11/2008 (causa C-252/07) - Intel
Un marchio posteriore che evochi il marchio anteriore nella mente del consumatore medio crea un nesso tra i due marchi, sufficiente a configurare una violazione se genera un indebito vantaggio o pregiudizio.
Marchio di fatto
Tribunale di Catania, 04/04/2020
Un marchio di fatto è protetto nella misura in cui il pubblico percepisca che il segno svolge la funzione di marchio, possedendo una notorietà qualificata e una capacità distintiva.Tribunale di Bologna, 11/12/2019
La tutela di un marchio di fatto richiede un uso costante e diffuso, tale da conferirgli notorietà e carattere distintivo.Tribunale di Roma, 15/09/2020
L’uso pregresso di un marchio di fatto può essere dimostrato con prove documentali, come fatture o riconoscimenti pubblici.
Marchio con notorietà puramente locale
Cassazione Civile, sez. I, 27/12/2019, n. 34531
Un marchio non registrato con uso locale consente al titolare di continuare il suo utilizzo nell’ambito geografico di notorietà, ma non di vietare l’uso del marchio registrato su scala nazionale.Tribunale di Roma, 28/12/2006
Un marchio con uso limitato a una città o a poche regioni non impedisce la registrazione di un marchio identico o simile con diffusione nazionale.
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