Anche i marchi più noti possono decadere se non utilizzati per tutti i prodotti o servizi per i quali sono registrati.
È quanto emerso nel primo webinar di Lexenia presentato da Mister Lex, svoltosi lo scorso 7 ottobre e intitolato "La decadenza per non uso: nessun marchio è al riparo".
I relatori, gli avvocati Niccolò Ferretti e Beatrice Cuseri, hanno approfondito il tema della decadenza per non uso del marchio, esaminando gli orientamenti giurisprudenziali più consolidati sull'uso effettivo del marchio.
Sullo stesso tema si segnala il webinar gratuito (1 credito Cnf) che si terrà lunedì 14 ottobre 2024 alle 17.15:
Questi gli argomenti trattati durante il webinar:
- La decadenza per non uso: fonti nel diritto italiano ed europeo.
- L'uso effettivo del marchio: i capisaldi della giurisprudenza europea in tema di uso effettivo.
- Criteri di valutazione dell'uso effettivo del marchio e l'onere della prova: natura, estensione, durata e intensità dell'uso. Su chi incombe l'onere della prova?
- Giurisprudenza rilevante: panoramica di sentenze.
- I marchi difensivi: una fattispecie peculiare italiana.
Durante il webinar, l'avv. Niccolò Ferretti ha evidenziato come la decadenza per non uso sia un aspetto cruciale nel diritto dei marchi. Secondo l'articolo 24 del Codice della Proprietà Industriale, un marchio registrato può decadere se non viene utilizzato entro cinque anni dalla registrazione o se l'uso viene sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni.
Ferretti ha spiegato che il marchio è un diritto all'esclusiva, ma questo diritto può essere perso se il marchio non viene utilizzato in modo effettivo. Ha citato esempi di marchi storici italiani, come Lambretta, che sono stati oggetto di contenzioso a causa del mancato uso e successivamente riacquisiti o rilanciati da nuovi imprenditori.
Ha inoltre sottolineato l'importanza di comprendere che la decadenza per non uso non è automatica, ma può essere dichiarata su istanza di chiunque abbia interesse, come previsto dall'articolo 24 del Codice della Proprietà Industriale e in linea con la normativa europea.
L'avv. Beatrice Cuseri ha approfondito il concetto di uso effettivo del marchio, basandosi sulla giurisprudenza europea. Ha citato la sentenza Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV (CGCE 11/3/2003 C-40/01), che definisce l'uso effettivo come un uso conforme alla funzione essenziale del marchio: garantire l'identità di origine dei prodotti o servizi.
Cuseri ha spiegato i criteri di valutazione dell'uso effettivo:
- Luogo dell'uso: il marchio deve essere utilizzato nel territorio in cui è registrato.
- Durata dell'uso: almeno cinque anni consecutivi.
- Natura dell'uso: deve essere conforme alla funzione distintiva del marchio.
- Estensione dell'uso: riguarda il volume commerciale e la frequenza dell'uso.
Ha anche discusso l'onere della prova, specificando che, a seguito della riforma del 2019 del Codice della Proprietà Industriale, spetta al titolare del marchio dimostrare l'uso effettivo.
Nel webinar si è parlato dei marchi difensivi, una particolarità del diritto italiano prevista all'articolo 24, comma 4, del Codice della Proprietà Industriale. Si tratta di marchi registrati non per essere utilizzati, ma per ampliare la tutela del marchio principale.
Sono stati anche esaminati i motivi legittimi di non uso, che possono giustificare il mancato utilizzo del marchio e impedire la decadenza. Questi motivi devono essere indipendenti dalla volontà del titolare, come restrizioni all'importazione o condizioni imposte da governi.
Il webinar ha fornito una panoramica di sentenze significative:
- Caso "Lambretta" (CGCE sentenza 16 febbraio 201, causa C-577/14 P): rilancio del marchio dopo anni di inattività.
- Sentenza "Testarossa" (CGCE, sentenza 22 ottobre 2020, cause riunite C-720/18 e C-721/18): uso del marchio per pezzi di ricambio e servizi di manutenzione può costituire uso effettivo.
- Caso "Big Mac" (Tribunale Ue, sentenza 05/06/2024 T-58/23): decadenza parziale del marchio per mancata prova dell'uso effettivo in relazione a specifici prodotti.
Il tema della decadenza per non uso evidenzia l'importanza per le aziende di monitorare e documentare l'utilizzo dei propri marchi. La mancata attenzione può portare alla perdita di diritti esclusivi, anche su marchi storici o noti.
Informazioni sui relatori
Beatrice Cuseri è avvocato e Associate nel dipartimento di proprietà intellettuale dello Studio Nunziante Magrone. Si occupa della tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, assistendo clienti italiani e stranieri sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, inclusi procedimenti di riassegnazione di nomi a dominio.
Niccolò Ferretti è Socio Fondatore dello Studio Nunziante Magrone. È specializzato in proprietà industriale e intellettuale, con particolare riferimento ai settori moda, lusso, design, alimentare e farmaceutico. Assiste società internazionali, importanti aziende italiane e PMI, ed è attivo in iniziative di formazione per professionisti e studenti universitari.